Intellectueel-eigendomsrecht – Adidas/Fitnessworld ECLI:EU:C:2003:582

  • Datum: 12 maart 2021

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 5 lid 2 (89/104/EEG)

Casus

De Hoge Raad heeft door middel van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie uitleg gevraagd van art. 5 lid 2 van de merkenrichtlijn (89/104/EEG). De wettekst betreft het volgende:
“Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

Adidas staat bekend om zijn sportkleding met een bekend kenmerk; drie witte strepen. Fitnessworld bracht onder de naam Perfetto Sportswear kleding op de markt met een soortgelijk kenmerk; twee witte strepen. Dit ter versiering van de kleding, niet als merk. Bovendien was alle kleding voorzien van de naam van het merk. Adidas ging in beroep tegen Perfetto Sportswear vanwege de soortgelijke strepen. .

Rechtsoverweging

Aan de hand van de prejudiciële vragen is het volgende bepaald:
“Artikel 5, lid 2 van de richtlijn is slechts op de juiste wijze geïmplementeerd wanneer de houder van een in de betrokken lidstaat bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in die bepaling omschreven, niet alleen voor niet-soortgelijke waren of diensten, maar ook voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.” (zoals bepaald in het Davidoff II arrest)

“Het begrip overeenstemming tussen een merk en een teken voor de toepassing van artikel 5, lid 2, moet worden beoordeeld op basis van de mate van zintuiglijke of begripsmatige overeenstemming tussen beide en ii) dat voor de door artikel 5, lid 2, geboden bescherming geen sprake hoeft te zijn van gevaar van verwarring tussen het merk en het teken.”

Daarnaast wordt bepaald dat wanneer iets als versiering wordt gebruikt, het niet kan worden gekenmerkt als onderscheidend merk. 

Een merk moet de betrokken waren of diensten identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. In dit verband moet rekening worden gehouden zowel met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de betrokken sectoren als met de perceptie door het relevante publiek. (Zoals bepaald in het Libertel arrest)

Rechtsregel

Elementen van kleding die als decoratie worden gebruikt kunnen niet worden gezien als merk. Daarnaast is Verwarring niet per se vereist, wel moet er een verband gelegd kunnen worden tussen de betreffende merken door de consument.